2015年，某高新科技集團推出一款企業(yè)級智能移動辦公平臺——釘釘。某科技公司（以下簡稱科技公司）和某信息公司（以下簡稱信息公司）是研發(fā)并提供釘釘產(chǎn)品和服務(wù)的主體。

原告注冊的第42類翅膀圖形商標

2014年7月7日、2015年1月13日，該高新科技集團分別申請注冊了第42類軟件運營服務(wù)等類別“釘釘”商標（以下簡稱第42類“釘釘”文字商標）、第42類軟件運營服務(wù)等類別翅膀圖形商標（以下簡稱第42類翅膀圖形商標），注冊公告日期分別為2015年8月14日、2017年12月21日?？萍脊竞托畔⒐窘?jīng)授權(quán)，享有前述兩類注冊商標的使用權(quán)。

隨著兩商標經(jīng)過長期使用和推廣，逐漸在國內(nèi)享有較高知名度，2016年9月12日，該高新科技集團又申請注冊了第43類餐廳等類別翅膀圖形商標（以下簡稱第43類翅膀圖形商標），注冊公告日期為2018年5月7日?？萍脊竞托畔⒐窘?jīng)授權(quán)，享有該商標使用權(quán)，并與從事相關(guān)餐飲服務(wù)的企業(yè)合作，為他們提供釘釘軟件等產(chǎn)品或服務(wù)。

2016年12月28日，某餐飲集團創(chuàng)始人賀某從案外人受讓了第43類餐廳等類別、第29類食品等類別“釘釘冒菜”文字商標，兩商標的申請注冊日為2015年11月19日。

2017年3月，該餐飲集團孵化的首家項目子公司——某餐飲公司（以下簡稱餐飲公司）成立，在招商手冊中載明釘釘冒菜圖文組合標識為其經(jīng)營的一家品牌，并在同頁印有該品牌公司字樣。

2020年9月，釘一釘冒菜店成立，經(jīng)營者為賀某，亦在店鋪招牌、宣傳展板、點餐牌、室外立式海報以及某外賣平臺線上店鋪等上使用了釘釘冒菜圖文組合標識。

餐飲公司、釘一釘冒菜店在使用“釘釘冒菜”注冊商標時，實施了大量非原樣使用行為。比如，改變“釘釘冒菜”的字體并對其進行拆分，橫向突出放大“釘釘”二字，并縮小“冒菜”二字豎向排列在“釘釘”的右側(cè)。線上店鋪的菜單中也大量使用“釘釘+食品名稱”的文字組合，如“釘釘?午餐肉”等。

科技公司和信息公司發(fā)現(xiàn)后認為，第42類“釘釘”文字商標和翅膀圖形商標，經(jīng)過長期的使用和推廣，在國內(nèi)已為相關(guān)公眾廣泛知曉并具有較高的知名度和影響力，屬于馳名商標。某品牌公司、餐飲公司、釘一釘冒菜店、賀某、外賣平臺運營商的行為破壞了前述商標與軟件運營服務(wù)之間的直接密切聯(lián)系，減弱前述商標的顯著性，構(gòu)成商標侵權(quán)。故起訴到上海知識產(chǎn)權(quán)法院，請求判決五被告停止侵權(quán)、公開消除影響、賠償損失300萬元。

兩原告還提交了營業(yè)執(zhí)照、商標文件、推廣報道等證據(jù)。其中，網(wǎng)名為“熱血小曾”的用戶曾在釘一釘冒菜店線上店鋪發(fā)布評價稱，“釘釘不止可以辦公還可以吃冒菜，這邊新開了一家釘釘冒菜店”。被告賀某曾與設(shè)計公司簽訂設(shè)計方案，也載明要“借勢營銷”“利用品牌名所具備的市場背書，迅速打造知名度”等。

鑒于該案涉及馳名商標的認定、案情較為復(fù)雜、對于同類案件具有普遍法律適用的指導(dǎo)意義，2021年12月，上海市高級人民法院作出民事裁定書，對案件予以提級管轄。

“權(quán)利人已注冊防御商標，本案缺乏認定馳名商標的必要性?！蓖徶?，原、被告圍繞“認馳必要性”等問題展開了激烈交鋒。

被告認為，本案中，原告已經(jīng)享有第43類翅膀圖形商標，即防御商標，可將其作為權(quán)利基礎(chǔ)進行商標維權(quán)。沒有必要認定第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標為馳名商標。即使認定馳名商標，也應(yīng)以被告“釘釘冒菜”商標申請注冊日，即2015年11月19日作為時間節(jié)點。原告目前的證據(jù)不足以證明第42類“釘釘”文字及翅膀圖形商標在2015年11月19日之前已經(jīng)構(gòu)成馳名商標。

被告還提出，被告賀某享有“釘釘冒菜”商標，核準使用服務(wù)項目包括餐飲。因此，他們在餐館、餐廳服務(wù)及宣傳餐館服務(wù)上使用“釘釘冒菜”標識屬于合法使用。被控侵權(quán)翅膀圖形標識是其獨立創(chuàng)作而來，與原告權(quán)利商標不相同也不近似，被告的行為不構(gòu)成侵權(quán)。

兩原告則堅持要求認定第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標為馳名商標。他們表示，雖然原告享有防御商標，但在同時擁有多類別注冊商標的情況下，原告有權(quán)根據(jù)訴訟策略、侵權(quán)情況，選擇主張某一商標作為權(quán)利基礎(chǔ)。本案中，認定馳名商標更有利于原告的商標權(quán)利保護。

上海市高級人民法院審理后認為，原告提交了大量證據(jù)，足以證明第42類“釘釘”文字商標和翅膀圖形商標在被告使用之時已經(jīng)馳名。被告在第35類商業(yè)經(jīng)營服務(wù)、第43類餐飲服務(wù)和第29類食品產(chǎn)品上非原樣注冊商標使用行為，足以使相關(guān)公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯(lián)系，減弱了涉案馳名商標的顯著性，不正當利用了該馳名商標的市場聲譽，致使原告利益受損，侵犯了原告馳名商標的商標權(quán)利。

但是，沒有證據(jù)表明，在被告“釘釘冒菜”商標申請注冊之時，即2015年11月19日，原告第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標構(gòu)成馳名商標。因此，被告可在其注冊商標專用權(quán)范圍內(nèi)繼續(xù)合法使用被訴“釘釘冒菜”商標，不構(gòu)成對原告涉案商標的侵犯。當然，在原告涉案商標業(yè)已馳名的情況下，被告應(yīng)當依法嚴格規(guī)范使用其“釘釘冒菜”注冊商標，對其注冊商標的使用負有更高注意義務(wù)，不得進行所謂“借勢營銷”，不得突出或者單獨使用“釘釘”，更不得對其“釘釘冒菜”注冊商標變造拆分使用。

被告外賣平臺運營商收到訴狀后及時履行了“通知刪除”義務(wù)，已盡平臺注意義務(wù)，無需承擔責任。

綜上，上海市高級人民法院一審判決被告某品牌公司、餐飲公司、釘一釘冒菜店、賀某停止侵害并公開消除影響，餐飲公司、賀某連帶賠償50萬元，某品牌公司、釘一釘冒菜店對其中部分承擔連帶賠償責任。

本案一審判決后，各方當事人均未提起上訴，一審判決發(fā)生法律效力。

原告在第43類注冊的防御商標是否會影響對第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標馳名的認定？上海市高級人民法院審理后認為，應(yīng)結(jié)合以下四方面予以綜合考慮。

一是關(guān)于馳名商標保護的立法初衷。馳名商標制度的立法目的是給予商標與其知名度相匹配的保護力度。由于馳名商標凝結(jié)了更高的商譽，具有更強的識別性，承載了權(quán)利人為維護品牌價值而付出的更多勞動，故基于馳名商標可獲得的保護，較之普通商標或企業(yè)名稱權(quán)益而言，在禁用效力可及的范圍、損害賠償金額大小等方面存在明顯差異。倘若僅僅因為商標權(quán)人出于防御目的在其他類別上注冊商標，而禁止其選擇以持續(xù)使用的、高知名度的主商標提起訴訟，這既不符合法律邏輯，也與法律保護馳名商標的初衷背道而馳。

二是關(guān)于被告侵權(quán)行為的樣態(tài)表現(xiàn)。盡管原告在第43類已注冊有翅膀圖形商標，但被訴侵權(quán)行為不止發(fā)生于第43類餐飲服務(wù)，還發(fā)生于第35類商業(yè)運營服務(wù)以及第29類食品產(chǎn)品上。即便原告基于第43類注冊商標進行維權(quán)，其效果也不能及于其他類別，仍然需要通過認定馳名商標尋求跨類保護。

三是關(guān)于原告受損法益的承載對象。本案中，由于原告的主營業(yè)務(wù)集中于第42類軟件運營服務(wù)，對第42類文字及翅膀圖形注冊商標投入的宣傳、經(jīng)營成本也最高，在侵權(quán)行為發(fā)生時，受損失的法益都集中于持續(xù)使用、高知名度的第42類注冊商標，而非較少使用、低知名度的第43類翅膀圖形商標。從損害填補的角度來看，也有必要對第42類文字和翅膀圖形商標是否馳名進行審查。

四是關(guān)于民事權(quán)利處分的商業(yè)實踐。根據(jù)我國民事訴訟法的處分原則，當事人有權(quán)在法律規(guī)定的范圍內(nèi)處分自己的民事權(quán)利。所以，發(fā)生商標侵權(quán)糾紛時，可以允許商標權(quán)人選擇對其最為有利的商標作為訴訟的權(quán)利基礎(chǔ)。

結(jié)合這些因素，上海市高級人民法院認為，原告享有第43類翅膀圖形注冊商標并不影響其主張認定第42類“釘釘”文字及翅膀圖形注冊商標為馳名商標，本案仍有必要對是否構(gòu)成馳名進行審查。

需要注意的是，商標被認定馳名后可以獲得跨類保護，但跨類保護并不等于全類保護。本案中，釘釘辦公軟件在其線上平臺開設(shè)訂餐入口，各類餐飲APP借此上線了海量餐廳，可見辦公軟件的使用者天然就是餐飲服務(wù)的接受者。被告在設(shè)計方案中載明要“借勢營銷”等，也從側(cè)面說明了其作為餐飲服務(wù)從業(yè)者對辦公軟件使用者進行餐飲服務(wù)消費的關(guān)注和洞察。而“釘釘”為多家知名餐飲類企業(yè)客戶提供釘釘軟件等產(chǎn)品或服務(wù)，使得釘釘辦公軟件的使用者與提供餐飲服務(wù)的經(jīng)營者存在較多直接重合。一系列證據(jù)都證明，涉案馳名商標與被訴商標的商品或服務(wù)之間具有較強的關(guān)聯(lián)程度，可以獲得第35類商業(yè)經(jīng)營服務(wù)、第43類餐飲服務(wù)和第29類食品產(chǎn)品上的跨類保護。