商標注冊被商標駁回的原因分析及駁回的救濟途徑

按照小盾知識產(chǎn)權(quán)法務(wù)顧問多年處理駁回案件的經(jīng)驗,通常商標被商標局判定駁回存在大致如下原因:
1、他人在先申請:商標局審查員在審查的時候如果發(fā)現(xiàn)商標局數(shù)據(jù)庫中有存在相同或者近似的商標,將會以該理由將你的商標進行駁回。這種原因的出現(xiàn)有兩個,一個是商標查詢存在黑暗期,所以導(dǎo)致沒有篩查出來。二是由于商標注冊人疏忽導(dǎo)致,在提出申請前沒有進行商標近似的查詢,導(dǎo)致白白浪費了注冊費用。
2、商標近似被駁回:兩個商標在文字字形、讀音、含義、圖形的構(gòu)圖及顏色、整體結(jié)構(gòu)、立體形狀、顏色組合近似,容易令公眾產(chǎn)生誤認或混淆的,一般會被認定為近似商標而被駁回。
一般來說,在商標取名和logo設(shè)計時,如果刻意模仿其他品牌,產(chǎn)生傍名牌的想法,則有非常大的可能被認定為近似商標而被駁回。
3、商標名稱是通用名稱:比如在蘋果類別注冊商標名稱“蘋果”等。
4、商標缺乏顯著性:當申請的商標過于簡單,如使用簡單的線條、普通幾何圖形時,審查員會認為該商標缺乏顯著特征,不具備可識別性,而被駁回。
5、使用了禁止注冊商標,在商標法第10條,11條有關(guān)于禁止注冊的商標名稱。
第十條 下列標志不得作為商標使用:
(一)同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗、勛章相同或者近似的,以及同中央國家機關(guān)所在地特定地點的名稱或者標志性建筑物的名稱、圖形相同的;
(二)同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗相同或者近似的,但該國政府同意的除外;
(三)同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記相同或者近似的,但經(jīng)該組織同意或者不易誤導(dǎo)公眾的除外;
(四)與表明實施控制、予以保證的官方標志、檢驗印記相同或者近似的,但經(jīng)授權(quán)的除外;
(五)同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標志相同或者近似的;
(六)帶有民族歧視性的;
(七)夸大宣傳并帶有欺騙性的;
(八)有害于社會主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的。
縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名,不得作為商標。但是,地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外;已經(jīng)注冊的使用地名的商標繼續(xù)有效。
第十一條 下列標志不得作為商標注冊:
(一)僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的;
(二)僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的;
(三)缺乏顯著特征的。
前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征,并便于識別的,可以作為商標注冊。
商標被駁回后,唯一的救濟途徑就是駁回復(fù)審。用戶可以根據(jù)被駁回的理由合理分析是否需要做駁回復(fù)審,并且商標法有規(guī)定,提出駁回復(fù)審的期限是在得到通知書的15天內(nèi),否則過期無效,商標無法注冊成功。雖然駁回復(fù)審很強大,但這并不意味著所有被駁回的商標都有被拯救的價值,強行去挽救那些沒有必要的商標,只會無端增加自己的時間成本,造成資源浪費。
(一)如何在駁回復(fù)審中應(yīng)對商標局的絕對駁回理由:
商標局的絕對駁回理由所依據(jù)的是《商標法》第10、11條的規(guī)定。
概括來講,如果申請商標違反了社會的公序良俗或缺乏顯著性,則申請商標會被商標局駁回。
在涉及絕對駁回理由的駁回復(fù)審中,商標注冊申請人向商標評審委員會提出的復(fù)審理由 通常包括直接論證部分和間接論證部分。
1. 直接論證部分
商標評審委員會在審理涉及絕對駁回理由的駁回復(fù)審申請時,通常會遵循商標局和商標評審委員會聯(lián)合頒布的《商標審查及審理標準》中的具體審查原則。如果申請人能夠?qū)⑸暾埳虡说那樾螝w因至《商標審查及審理標準》中規(guī)定的審查原則的例外情形,則申請商標有望核準注冊。因此,直接論證部分往往是關(guān)于申請商標的情形屬于審查原則的例外情形的論證。
2. 間接論證部分 《商標法》第11條第2款規(guī)定:“前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征,并便于識別的,可以作為商標注冊。”因此,如果商標局以《商標法》第11條第1款所規(guī)定的絕對駁回理由駁回了商標注冊申請,則申請人可以舉證證明其在申請商標的注冊申請日前,長期將其本身不具有顯著性的標志作為商標使用在自己的商品上,申請商標與所使用的商品之間已經(jīng)建立起了很強的對應(yīng)關(guān)系,相關(guān)公眾認為該標志指代的就是其使用人的商品,該標志事實上已經(jīng)發(fā)揮出了區(qū)分商品來源的作用。商標注冊申請人可以參照馳名商標的證據(jù)要求收集用以證明前述事實的證據(jù)。
(二)如何在駁回復(fù)審中應(yīng)對商標局的相對駁回理由:
商標局的相對駁回理由所依據(jù)的是《商標法》第30、31條的規(guī)定。概括來講,如果申請商標與他人在先的引證商標(包括已注冊的商標、初步審定公告的商標和注冊申請中的商標)構(gòu)成相同或類似商品上的相同或近似商標的話,則申請商標會被商標局駁回。在涉及相對駁回理由的駁回復(fù)審中,商標注冊申請人向商標評審委員會提出的復(fù)審理由通常亦包括直接論證部分和間接論證部分。
1. 直接論證部分
如何論證申請商標與他人在先的引證商標并不構(gòu)成相同或類似商品上的相同或近似商標,是駁回復(fù)審成功的關(guān)鍵所在。從邏輯上講,只要下列任一條件成立,商標注冊申請人亟需得出的“申請商標與他人在先的引證商標并不構(gòu)成相同或類似商品上的相同或近似商標”的結(jié)論即可成立:
(1)申請商標所指定的商品與他人在先的引證商標所指定的商品并不構(gòu)成相同或類似商品。
(2)申請商標與他人在先的引證商標并不構(gòu)成相同或近似商標。
2. 間接論證部分
在完成了直接論證部分后,倘若商標注冊申請人可以進一步舉證證明如下事實,則可起到補強直接論證部分的效果,從一定程度上影響商標評審委員會審查員的自由心證,從而使案件審理朝有利方向發(fā)展:
(1)申請商標與引證商標在市場上長期共存在中國或外國市場上,能夠起到區(qū)分各自商品來源的作用,相關(guān)公眾并未因申請商標與引證商標的共存而對商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認。
(2)存在有利的在先審查例在商標局或任何外國商標行政機關(guān)的審查實踐中,存在與本案情況相似的在先審查例,在這些審查例中,在相同或類似商品上彼此共存的兩注冊商標之間的差別與申請商標和引證商標之間的差別性質(zhì)相同。
這個也是非常常見的商標被駁回的情況,通常小盾知識產(chǎn)權(quán)公司法務(wù)顧問對由于在先近似而駁回復(fù)審商標提出如下事實理由:
1、外觀整體呼叫不同;
2、設(shè)計風(fēng)格不同;
3、翻譯成中文后的實際含義不同;
4、經(jīng)過持續(xù)使用的證據(jù);
5、商標實際影響力和知名度;
除此之外,對于商標近似駁回復(fù)審的還可以對構(gòu)成要素、字形、構(gòu)圖等方面進行多方舉證。
當商標局以相對駁回理由駁回商標注冊申請時,除了向商標評審委員會提出回復(fù)審申請外,商標注冊申請人還可根據(jù)不同情況采取以下一種或多種輔助措施,以消除引證商標所形成的在先權(quán)利障礙,達到獲得核準注冊的最終目的。根據(jù)筆者的實務(wù)經(jīng)驗,商標注冊申請人通常可以考慮采取以下輔助措施:
(一)向商標局提出撤銷連續(xù)三年不使用注冊商標申請;
(二)向商標評審委員會提出注冊商標無效宣告申請;
(三)適時向商標局提出商標異議申請;
(四)通過協(xié)商的方式獲得引證商標的所有權(quán)或使用權(quán);
(五)通過協(xié)商的方式獲得引證商標注冊人出具的《商標注冊同意書》,或與引證商標注冊人達成《商標共存協(xié)議》;
(六)就申請商標中沖突部分以外的剩余部分向商標局單獨提出注冊申請;
(七)就申請商標向商標局重新提出注冊申請;
(八)適當修改申請商標,并就修改后的申請商標向商標局提出注冊申請。
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